Вернуться в НовостиВсе публикации

Как доказать различительную способность товарного знака

Новости
24 авг’22
Услуга:

Юристы Юридической фирмы «Контра» помогли официальному дистрибьютеру корейского бренда зарегистрировать товарный знак на территории Российской Федерации, несмотря на то, что Роспатент направил уведомление об отказе в регистрации товарного знака, ввиду отсутствия его различительной способности и схожести с иными обозначениями.

Некоторые особенности регистрации товарного знака

«С учетом того, что общий срок регистрации товарного знака занимает 18 месяцев, регистрация знака «3WCLINIC» за 1 год является довольно неплохим результатом, учитывая наличие предварительного отказа Роспатента. Регистрация тз – возможность защитить свой бизнес. В данном случае клиент не только обезопасен от использования товарного знака лицами, с которыми он не состоит в договорных правоотношениях, но и имеет возможность привлекать к ответственности лиц, реализуемых контрафакт».

Дмитрий Валентов
Старший юрист
Услуга:

Клиент обратился в Юридическую фирму с просьбой регистрации корейского товарного знака «3W CLINIC» на территории Российской Федерации. При этом, Клиент являлся официальным дистрибьютером товара, маркированного данным знаком, но желал стать его единственным правообладателем с целью защиты от недобросовестных конкурентов, осуществляющих параллельный импорт.

Перед регистрацией товарный знак был проанализирован по базам, проверено наличие уже поданных заявок (поскольку приоритет устанавливается с даты подачи заявки), а также подобран соответствующий класс МКТУ (03 класс – продукты косметические немедицинские). Обратим внимание, что классы МКТУ определяют, на какие товары и услуги действует знак. После подачи заявки расширить список не получится. 

30.04.2021 г. юридической фирмой было подано заявление на сайте Федерального института промышленной собственности при Роспатенте, оплачена пошлина. Обратим внимание, что размер пошлины снижается на 30 % при подаче заявления в электронном виде. 

Более того, для минимизации риска получения уведомления об отказе в регистрации, к заявлению были приложены документы, подтверждающие согласие иностранного правообладателя на регистрацию знака, договоры, подтверждающие ввоз, реализацию товара, маркированного товарным знаком, на территории РФ.

Однако, 30.12.2021 г., на стадии экспертизы заявленного обозначения, нами было получено уведомление от Роспатента, которым было сообщено о невозможности регистрации знака, так как:

  • обозначение «3W CLINIC» не обладает различительной способностью, поскольку представляют собой простые буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения;
  • заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «CLINIQUE», «КЛИНИК», «CLINIQUE FOR MEN», зарегистрированными на другого правообладателя.

Ситуация довольно распространенная, не стоит опускать руки после получения схожего ответа. Наши действия по оспариванию предварительного отказа сводились к следующему:

  • Ответ на уведомление был наполнен дополнительными документами, в частности, договорами поставки с продавцами товара, маркированного товарным знаком (порядка 20 договоров поставки, в том числе с крупными продавцами-гипермаркетами), декларациями соответствия на товар, подтверждающими ввоз заявителем товара на территорию РФ с 2017 года, контрактами, спецификациями с корейским правообладателем, сведениями о рекламировании товара Заявителем.

Указанные документы были представлены в обоснование приобретения товаром различительной способности, так как он вводится в гражданский оборот уже на протяжении нескольких лет (см. п. 35 Приказа Минэкономразвития № 482 от 20.07.2015 г.).

  • Уточнен перечень наименования товаров 03 класса МКТУ (исключены лишние товары), с учетом смыслового значения товарного знака 3W CLINIC (3 клинических решения – увлажнение, осветление, уход против морщин).
  • Доказано отсутствие однородности товаров в отношении противопоставляемых товарных знаков, в частности, сделаны ссылки на различия комбинированного товарного знака «3W CLINIC» (имеющего фантазийное изображение в виде квадрата) и иных словесных знаков, что, безусловно, влияет на общее впечатление потребителя (см. Определение ВАС РФ от 24.06.2009 N ВАС-7878/09 по делу N А41-2080/08).
  • Проведено сравнение товаров регистрируемого и противопоставляемых товарных знаков на основании п. 7.2.1. Приказа ФГБУ «ФИПС» от 20.01.2020 г. № 12, в частности, сделаны ссылки на сайты брендов, подтверждающие: (1) отличие формы, цветовой палитры товаров, (2) отличие товарного ряда, (3) разный состав продукции, (4) отличие стран производителей, (5) разный ценовой сегмент товара.

Одним из главных критериев в процессе анализа товаров/услуг по признакам однородности является отнесение потребителем товара/услуги к конкретному производителю. С учетом данных отличий, введение потребителя в заблуждение исключено.

Роспатент услышал доводы заявителя и 29.06.2022 г. принял решение о регистрации товарного знака. Таким образом, с учетом наличия предварительного отказа, процедура регистрации знака заняла 1 год. Клиентом была оплачена последняя пошлина в размере 11 200 рублей и получено свидетельство на товарный знак «3W CLINIC» № 881642.

            См. открытые реестры

Другие публикации